——北京高院判决中兴公司诉国家知产局专利复审委员会发明专利无效行政纠纷案

　　裁判要旨

　　专利侵权判定方法可以用于新颖性判断。如果现有技术落入诉争技术方案的保护范围，则诉争技术方案不具备新颖性。

　　案情

　　第三人数字交互公司是名称为“用于码分多址（CDMA）通信系统的自动功率控制系统”的发明专利的专利权人。2011年9月30日，中兴通讯股份有限公司向国家知识产权局专利复审委员会提出无效宣告请求。2012年12月24日，专利复审委作出第19864号无效宣告请求审查决定，认定本专利符合2000年修正的专利法第二十二条第二款等规定，维持本专利权有效。中兴公司不服，向法院提起行政诉讼。

　　裁判

　　北京市第一中级人民法院经审理认为，本专利符合专利法和《专利法实施细则》的相关规定，第19864号决定结论正确，应当予以维持，遂判决：维持专利复审委员会作出的第19864号决定。

　　一审宣判后，中兴公司不服，提起上诉。北京市高级人民法院经审理认为，专利复审委员会和一审法院错误地认定了本专利权利要求1相对于现有技术的区别技术特征，有可能因此错误地认定了本专利权利要求1相对于现有技术是否具备创造性，因此应当予以撤销。专利复审委员会应当在正确认定本专利权利要求1相对于现有技术的区别技术特征的基础上，对本专利权利要求1及其他权利要求是否具备创造性进行判断。北京高院判决撤销一审判决和专利复审委员会的第19864号决定，判令专利复审委员会重新作出决定。

　　评析

　　本案二审诉讼程序中的主要争议焦点为：本专利权利要求1没有具体限定使用不相关的码解扩的信号是否经过了PN码解扩，对比文件1具体限定了是否经过了PN码解扩，对比文件1相对于本专利权利要求1多出来的技术特征即“在使用不相关的码进行解扩前进行PN码解扩”能不能作为本专利权利要求1不同于对比文件的区别技术特征。数字交互公司认为本专利权利要求1不具有对比文件1中的PN码解扩的技术特征，因此不具有PN码解扩构成区别技术特征，正是基于反向比较得出的结论。上述争议焦点的核心问题为：第一，本专利权利要求1没有具体限定是否排除了PN码解扩；第二，本专利权利要求1没有限定的技术特征，或者说现有技术比本专利权利要求1多出来的技术特征，是否成为本专利权利要求1具备新颖性的理由。

　　专利侵权判定方法可以用于进行新颖性判断，因为是否具备新颖性可以换一个角度来解读。如果作为现有技术的技术方案落入了诉争技术方案的保护范围，就意味着诉争技术方案将现有技术纳入了保护范围，而将现有技术纳入保护范围的技术方案是不应当得到专利权保护的，是不具备新颖性的。因此，专利侵权的判定方法可以用于判断诉争的技术方案是否具备新颖性。这种方法的基本思路是，如果现有技术落入诉争技术方案的保护范围，则诉争技术方案不具备新颖性。

　　既然专利侵权判定可以用于判断是否具备新颖性，那么全面覆盖原则就能够用于判断是否具备新颖性。根据专利侵权判定的全面覆盖原则，在进行新颖性判断时，技术方案的对比应当是正向比较而不是反向比较。所谓正向比较是指，按照全面覆盖原则，分析现有技术是否具备诉争技术方案的全部技术特征。如果现有技术方案具备诉争方案的全部技术特征，落入诉争技术方案的保护范围，则诉争技术方案不具备新颖性。使用专利侵权判定法判断新颖性，也提示我们，为了判断新颖性而对比诉争技术方案和作为现有技术的技术方案时，应当进行正向比较，而不是进行反向比较。所谓正向比较，是分析作为现有技术的技术方案是否具备诉争技术方案的全部技术特征。所谓反向比较，是分析诉争技术方案是否具有现有技术方案的全部技术特征。如果诉争技术方案不具有现有技术的技术方案的全部技术特征，或者说现有技术方案比诉争专利的技术方案的技术特征更多，则认为多出来的技术特征构成二者的区别技术特征，因而认定诉争专利的技术方案具备新颖性。反向比较是错误的新颖性判断方法，应当予以否定。

　　在本案中，专利复审委员会之所以认为本专利权利要求1具备新颖性，实质上是采用了反向对比方法，将对比文件中多出来的技术特征即“在使用不相关的码进行解扩前进行PN码解扩”并不能作为本专利权利要求1不同于对比文件的区别技术特征。专利复审委员会的认定是错误的，主要理由是：第一，没有限定不等于排除在外。本专利权利要求1并没有排除在用不相关的码解扩之前用PN码进行解扩，本领域技术人员阅读本专利说明书之后，也不能直接地、毫无疑义地确定使用不相关的码解扩的信号不会经过PN码解扩，因此，本专利权利要求1可能包含在用不相关的码解扩之前用PN码进行解扩的情形。第二，即使区别在于有具体限定，也不构成区别特征。在本案中，数字交互公司在二审程序中认为本专利权利要求1不具有PN码解扩的技术特征，因此PN码解扩构成区别技术特征，正是基于前面所述的反向比较得出的结论，应当不予支持。综上，专利复审委员会的认定是错误的，二审法院判决撤销第19864号决定是正确的。

　　本案案号：（2013）一中知行初字第3385号，（2014）高行终字第1180号

　　案例编写人：北京市高级人民法院 石必胜